作者简介
张杨（前排），理工科硕士，2009年入职国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心机械发明实审部，2023年从事专职复审工作。导师级审查员，审协北京中心优秀共产党员。
刘丽伟（后排左二），2002年入职国家知识产权局专利局电学发明审查部，2007年进入原专利复审委员会工作，现任二级审查员。《以案说法》编写组成员；多次获选年度复审、无效十大案件、复审无效部典型案件、卓越案件；参与多项局级课题研究。现在专利复审工作组工作。
高茜（后排左一），2006年入职国家知识产权局专利局材料发明审查部，2010年进入原专利复审委员会工作，现任三级调研员，二级审查员。多次承担材料领域重大、典型案件的审理和应诉工作，多件复审和无效案件被评为典型和优秀案件，参与多项局级课题研究。现在专利复审工作组工作。
杨眉（后排左三）， 2008年入职国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心机械发明实审部，高级知识产权师，2023年从事专职复审工作，曾多次参与课题研究和技术综述撰写。
弁言小序
《专利审查指南》第四部分第二章指出，复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，同时也是专利审批程序的延续。可见，复审程序同时具备“提供救济”属性和“延续审批”属性。“提供救济”属性主要体现在专利复审部门一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的义务；而“延续审批”属性则体现在专利复审部门可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查。由于复审程序本身是申请人因对驳回决定不服而启动的审批程序，因此，“提供救济”应为复审程序的首要属性，与此同时，复审程序还承担着“通过必要的延续审批来提高专利授权的质量和审查效能，以实现申请人和社会公众间利益平衡”的责任，可见，“延续审批”的属性是对首要属性的必要补充。也正是因为“延续审批”属性的相关要求，复审程序中合议组可以依职权对复审请求进行审查，其保证了依职权审查在复审程序中的合理性。
然而，依职权审查的范围以及界限的把握往往是复审审查实务操作中的难点。一方面，不恰当地引入依职权审查的内容，可能损害复审请求人的权益，无法实现复审程序的救济职能；另一方面，完全不引入依职权审查，则可能导致前后审级之间无谓的程序震荡，不合理地延长专利行政审批程序，既浪费当事人的时间精力，又占用行政资源，因此，合法合理地适用依职权审查对提高专利授权质量，解决实质争议，实现复审程序的制度价值，具有积极的意义。
本文结合实际案例对依职权审查的引入时机及审查范围的把握进行了解读和分析。
理念阐述
合议组在复审程序的实务操作中，应遵循复审程序的立法本意，把握复审程序的性质，综合考虑依职权审查对于复审当事人、社会公众、复审行政效率、专利审查质量以及在先审级等方面的影响，准确引入依职权审查。
故而在复审审查实务操作中，基于各类案件的实际情况，合议组应根据各个案件的案情特点，综合考量上述因素，对在先审级与复审请求人之间的争议焦点作出全面了解，做到对案件事实的完整梳理，准确把握技术实质，依法高效解决争议。尤其是对于专利申请存在某一特定缺陷导致其可能同时不符合两个或两个以上的专利法实施细则第53条中所列条款的规定，合议组可以根据具体案情调整适用的法条以增强审查意见的针对性和说服力，使得复审请求人更清楚地认识到专利申请存在的本质问题，从而更有利于真正解决在先审级与复审请求之间的争议。
案例演绎
某发明申请的复审案件涉及一种行走板，其要解决的技术问题是传统的地台板需要人搬或者叉车搬运，浪费资源。为了克服传统的不足，在行走板的下面设置数条伸缩杆和伸缩装置，伸缩杆可使板升降调整到适合的高度，伸缩装置出、入口设单向阀连接储罐出、入口，当伸缩装置需要升高时，储罐出口打开，压力进入伸缩装置使它伸长，板在行驶的过程产生震动和路面不平的颠簸使伸缩装置上下往返活动产生压力，并分低、中、高收集储存，智能装置控制低、中、高压力进入驱动轮，使驱动轮行走，出口设低、中、高单向阀连接低、中、高储罐，智能装置根据驱动轮的需要如快慢、力量，控制低、中、高的压力进入驱动轮，使板根据需要的速度、方向行走，排出的压力根据能力进入低、中、高储罐。权利要求的记载与说明书记载基本对应。经实质审查，在先审级认为权利要求书中的“伸缩装置出、入口设单向阀连接储罐出、入口”、“伸缩装置出入口设单向阀，出口设开关连接轮的入口，轮的出口连接低、中、高储罐”以及“轮使它们移动而且轮转动时使伸缩装置产生压力”等技术特征，存在本领域技术人员不清楚压力如何产生、收集而导致该权利要求保护范围不清楚的缺陷，并以权利要求不符合专利法第26条第4款的规定为由作出驳回决定。
合议组通过对案情的完整梳理，认为要解决本申请说明书声称的技术问题，行走板为驱动轮提供动力是其主要技术手段，而该动力来源于行走板在运动过程中，通过其振动、颠簸使伸缩装置往返运动以产生压力，对该压力进行存储并根据需要进行输出。
然而，本申请说明书仅记载了伸缩装置一方面使行走板升到适合的高度并保持在该高度，另一方面，随着行走板的移动和路面的高低情况，伸缩装置做上下往复运动而产生压力，并将该压力产生的能量向储罐单向储存并未记载如何产生压力差并存储该压力的蓄能手段。本领域技术人员根据说明书的记载无法得知伸缩装置如何在保持行走板高度一定的同时还作上下往复运动，并且，本领域技术人员知晓，伸缩装置的上下往复运动即是该装置的收缩和伸长过程，根据能量守恒定律，在没有其他外部能量输入的情况下，如果伸缩装置向上运动并收缩为储能过程，那么其向下运动并伸长则为耗能过程，反之亦然，也就是说，如果想要实现通过伸缩装置的上下运动来收集并储存能量，需要该装置满足储能大于耗能的条件，即通过伸缩装置的运动产生的压力应能够大于其作反向运动消耗的压力，存在压力差才能进行能量的存储。
可见，在本申请的技术方案中，如何实现其记载的储能与相应的蓄能手段的具体结构和运行方式具有必要关联，即，该蓄能手段的具体结构和运行方式属于解决本申请技术问题并实现其技术效果不可缺少的技术手段，说明书中应对该蓄能手段的具体结构及运行方式作出清楚、完整的说明，使所属领域的技术人员根据说明书公开的内容能够通过上述蓄能手段实现蓄能功效，否则将无法实现本装置为驱动轮提供动力以解决其技术问题的目的。然而，本申请说明书并未记载如何设置该伸缩装置以使其满足上述条件，从而实现能量的收集和存储。可见，本申请说明书仅仅提出了一种发明目标和设想，而未清楚、完整地公开实现该设想的具体结构和手段。因此，本领域技术人员根据说明书的记载，无法实现本申请的技术方案以解决其提出的技术问题，并达到相应的技术效果。
驳回决定指出的权利要求保护范围不清楚的缺陷虽然确实存在，但实质上，权利要求书保护范围不清楚的缺陷是由于说明书存在公开不充分的缺陷导致的，而说明书的上述实质性缺陷并未被在先审级提出。通过上述梳理和分析可知，本申请权利要求保护范围不清楚的根源在于说明书未能对发明本身作出清楚、完整的说明。
依据本案的案情，结合上述考量因素，合议组认为在先审级与复审请求人围绕权利要求保护范围是否清楚所产生的争议一定程度上偏离了本申请技术方案的本质。同时，从《专利法》的法律含义和法律效应角度分析比较权利要求书的清楚与说明书的清楚可知，权利要求书的清楚侧重于从法律角度要求权利要求的保护范围需要明确，申请人在面对权利要求保护范围不清楚的缺陷时，其通常可以通过一定程度的修改或澄清克服该缺陷；而说明书的清楚、完整则侧重于从技术角度清楚解释技术方案如何实现，以体现专利制度“公开换保护”的基本原则。可见，说明书公开不充分的缺陷本质在于说明书记载的技术方案在技术角度上无法使本领域技术人员予以实施，该缺陷通常无法在符合专利法以及专利法实施细则相关规定（如专利法第33条等）的前提下，通过修改或澄清加以克服。由此可见，对于本案而言，从法律含义、法律效应和逻辑关系上来讲，说明书公开不充分相较于权利要求保护范围不清楚，是更能体现技术实质、解决实质争议的缺陷，因此合议组在复审程序中依职权审查专利法第26条第3款更具针对性，也具有更强的说服力。
在复审审查中，需要准确严谨地认定技术事实，把握争议的实质，在为申请人的合法权益提供充分救济的前提下引入必要的依职权审查，选择更具有针对性的法律条款，增强审查意见的针对性和说服力，方能依法、高效地解决在先审级与复审请求人的争议，避免审批程序的无效延长，节约行政资源的投入，兼顾公平公正与行政效率。
来源：中国知识产权报
编辑：鲍亚
审核：陈文哲
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