作者介绍

房晓东

工学硕士，2015年6月入职国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心，2022年7月-2022年12月在专利局复审和无效审理部电学申诉一处实践锻炼。曾获国家知识产权局提质增效金质奖章，多次获评质量优秀、考核优秀，发表业务文章多篇。

王维佳

工学硕士，2007年入局，七年实审经验，六年复审无效经验，2016-2018年任职于国家知识产权局条法司。现任专利局复审和无效审理部电学申诉一处二级调研员，三级审查员。

【弁言小序】

我国专利法第三十八条规定，发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后，国务院专利行政部门仍然认为不符合本法规定的，应当予以驳回。从申请人角度，该法条涉及发明专利申请之驳回结局，即发明专利申请不能被授予专利权，关系重大；从审查员角度，该法条也设定了驳回的程序条件“经申请人陈述意见或者进行修改”，即听证原则的法律规定。发明专利实质审查（下称实审）过程中可能会面临多次陈述意见和/或修改申请文件的情况，除听证原则外，还需考虑程序节约原则等其他因素，只有满足一定的时机，才能终止实审程序，作出驳回决定。因此，准确把握驳回时机既关系到申请人的切身利益，又是依法行政的具体体现。笔者从实际案例出发，探讨如何在实审程序中准确把握驳回时机。

【理念阐述】

一般而言，驳回决定应当在第二次审查意见通知书之后发出，这是为了满足听证的要求，并不是对通知书次数的限制。驳回决定中依据的事实、理由和证据必须在驳回之前通过通知书告知过申请人，或者申请人根据通知书内容足以预见。针对同一类型的缺陷，如果驳回所针对的具体事实发生变化，应当给予申请人再次听证的机会，而再次听证之后，如果修改后的申请文件仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，则考虑到兼顾听证与节约程序，无需再次听证，可以直接作出驳回决定。准确把握驳回时机，首先要准确判断事实是否发生改变，这既要聚焦于技术方案本身，不能机械地认为只要权利要求进行任何改变即发生事实改变，又要关注技术方案之间的相互关联，不能忽视权利要求之间的引用关系。其次也要正确判断同类缺陷是否进行二次听证，不能仅以权利要求修改次数、通知书发出次数作为听证的依据。

【案例演绎】

在某专利实审案件中，涉案专利为一种电池负极材料及制备方法。其原始权利要求1至2为产品权利要求，权利要求3为引用权利要求1或2的方法权利要求，权利要求4至6为权利要求3的从属权利要求。具体如下：

“1.一种电池负极材料，其特征在于，所述负极材料包括氮磷共掺杂的碳复合材料，所述氮磷共掺杂的碳复合材料由碳材料相互堆叠而成，从而形成大量的三维空间；所述磷化钴钼颗粒镶嵌于碳基体中，所述磷化钴钼颗粒尺寸为纳米级。

2.如权利要求1所述的电池负极材料，其特征在于，所述磷化钴钼颗粒平均粒径为10～30nm，优选为20nm。

3.权利要求1或2所述电池负极材料的制备方法，其特征在于，所述制备方法包括：将钴盐与钼盐、有机物基体以及含磷无机酸在水中分散均匀，干燥得前驱体。

4.如权利要求3所述的制备方法，其特征在于，所述钴盐与钼盐均为可溶性盐；优选的，所述钴盐为硝酸钴；所述钼盐为钼酸铵；或，所述有机物基体为尿素和葡萄糖；或，所述含磷无机酸为磷酸；所述硝酸钴与水的摩尔体积比为0.5~2mmol：30~50mL；优选为1mmol：40mL。

5.如权利要求3所述的制备方法，其特征在于，所述均匀分散采用搅拌方式进行；或，所述干燥具体为置于干燥箱中进行，包括：先于鼓风干燥箱中60～90℃（优选为80℃）条件下，干燥至无水状。

6.如权利要求3所述的制备方法，其特征在于，所述热处理具体为在氮气氛围中进行高温煅烧处理，优选的，煅烧温度为800-950℃（优选900℃），煅烧时间为1.5～2.5h（优选为2h）。”

在实审程序的第一次审查意见通知书中，审查员指出全部权利要求1至6不具备创造性。

申请人在答复时，对上述权利要求进行如下修改：原独立权利要求1的内容不变，将原从属权利要求2中“优选”的内容拆分为1项新的从属权利要求。原独立权利要求3的内容不变，将原从属权利要求4、5、6中“优选”的内容分别拆分为3项、1项、3项新的从属权利要求。在适应性调整权利要求序号及引用关系后，修改后的权利要求包括产品权利要求1至3和方法权利要求4至14。

在第二次审查意见通知书中，审查员指出修改后的全部权利要求1至14不具备创造性。

申请人在答复时，对权利要求进行如下修改：以前次修改的权利要求1至14为基础，将原方法权利要求4至14提前：原权利要求4的主题名称由“权利要求1至3任一所述电池负极材料的制备方法”修改为“一种电池负极材料的制备方法”，并将原权利要求5中的“所述有机物基体为尿素和葡萄糖；所述含磷无机酸为磷酸”与原权利要求4合并，作为新的独立权利要求1，与其对应的从属权利要求编号改为2至12。将原产品权利要求1至3后移，并引用方法权利要求：原权利要求1的主题名称由“一种电池负极材料”修改为“如权利要求1至12所述制备方法制得的电池负极材料”，作为新的权利要求13，与其对应的从属权利要求编号改为14至15。

驳回决定以权利要求13至15不具备创造性为由驳回了本申请，并在驳回决定的“其他说明”部分指出权利要求1至12不具备创造性。

申请人对上述驳回决定不服，向国家知识产权局提出复审请求。

关于该案的驳回时机，合议组认为：

（1）申请人于第二次审查意见通知书后修改的权利要求书中，权利要求1为方法权利要求，其技术方案包括原权利要求4除引用部分外的全部技术特征，以及原权利要求5中技术特征“所述有机物基体为尿素和葡萄糖；所述含磷无机酸为磷酸”，该技术方案在原始权利要求书及答复第一次审查意见通知书时提交的权利要求书中均未出现过，属于新的事实，第一、第二次审查意见通知书也均未曾进行评述。因此，驳回决定未将修改后的权利要求1至12不具备创造性作为驳回理由，而写在“其他说明”部分，并无不妥。

（2）但权利要求13为产品权利要求，其引用了方法权利要求1至12，自然包含权利要求1至12的方法特征，该技术方案同样属于新的事实，第一、第二次审查意见通知书也均未曾进行评述。此外，驳回决定关于权利要求13不具备创造性的具体理由中，仅将权利要求13自身特征部分的技术特征作为区别技术特征进行认定，未对被引用权利要求1至12的方法特征进行实质性评述。

（3）综上，申请人针对第二次审查意见通知书修改的权利要求书中全部技术方案均为新的技术方案，即新的事实，驳回决定没有给申请人至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。

因此，合议组在经过全面审查后作出复审审查决定，指出：该案的实审审查程序违反了听证原则，从而导致申请人丧失了针对驳回决定所依据的事实、理由和证据陈述意见和/或进行修改申请文件的机会。

通过案例分析，笔者认为，首先，准确判断事实是否发生改变是把握驳回时机的基础。这既要聚焦于技术方案本身，不能机械地将权利要求修改次数作为事实改变的唯一依据，又要关注技术方案之间的相互关联，不能忽视权利要求之间的引用关系，尤其是不应仅关注该权利要求自身修改或增加的技术特征，而忽视与其存在引用关系的权利要求。该案中，第一次审查意见通知书后，权利要求的修改仅将从属权利要求中“优选”的内容拆分为多个新的从属权利要求，并适应性调整权利要求序号及引用关系，并未针对通知书中所指出的创造性缺限进行实质性修改。

其次，要正确理解请求原则、听证原则和程序节约原则之间的关系。既不是只要申请人进行修改就应当再次听证，也不是依据通知书发出次数来判断是否满足听证要求。针对变化了的事实原则上需要再一次听证，对于再次修改涉及同类缺陷的，如果修改后的申请文件仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，则审查员可以直接作出驳回决定（参见审查指南第二部分第八章6.1.1节）。该案中，如前所述，第一次修改并非针对通知书指出的创造性缺陷，第二次修改才是首次针对创造性缺陷做出的实质性修改，此时并不属于审查指南中规定的再次修改涉及同类缺陷的情况，应当给予申请人再一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。

再次，驳回决定中的“其他说明”并不属于驳回理由，两者对申请人以及后续程序的法律效力是不同的。“其他说明”是用于提醒申请人应注意的缺陷或问题，不具备审查意见的通知性质，仅供申请人或后续程序参考。实践中，撰写得当的“其他说明”，有助于申请人选择后续策略，如是否提起复审、是否修改等。该案中，驳回决定的“其他说明”撰写并无不妥，但由于其不属于驳回理由，因此合议组在合议审查时只是将其作为参考而未纳入合议审查的范围。

最后，专利审查是技术判断与法律运用相互结合的工作，审查工作中在重视技术方案理解与技术特征对比的同时，更要注重审查程序规范，确保程序正义的同时保障审查效率，进而实现真正的公平公正。

来源：中国知识产权报

编辑：杨玉路

审核：董丽雯

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