上周一，历时已逾7年之久的美国珠宝商Tiffany & Co.（蒂芙尼）诉仓储零售巨头Costco Wholesale的商标侵权案有了新的进展：原告Tiffany & Co. 好不容易在2017年拿到的2100万美元巨额赔偿金判决，不仅让上诉庭给撤销了，就连胜诉的结果也被判无效；整个案件被驳回至初审法庭交陪审团重审。
这是为什么？让我们先回顾一下案情。
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2013-2017

Costco卖“Tiffany”钻戒，初审法院罚2100万美元赔偿金
首先让我们回到七年多前。 2012年底，美国珠宝巨头Tiffany & Co. （以下简称Tiffany）接到顾客举报，说仓储量贩式零售巨头Costco Wholesale （Costco）在卖Tiffany标志性的“六爪“钻戒，而且商品柜台标签上也用了“Tiffany. . . Diamond Ring（蒂芙尼钻石戒指）”、“Tiffany setting（蒂芙尼式）”、“Tiffany style（蒂芙尼款）”的字眼描述这些钻戒。
图：Costco货柜上的钻戒及含“Tiffany”字眼的标签

熟悉Tiffany的人都知道，用六个“爪”来固定钻石，是Tiffany钻戒的标志性设计。尽管Tiffany对这个设计本身没有任何注册专利或商标权益，但是Tiffany给“TIFFANY”这个词注册了97个联邦商标，包括珠宝、装饰艺术等相关使用类别在内，其中最关键的几个商标早在1868年就注册了——比Costco成立还早115年。
经过两个多月的调查取证，Tiffany在2013年2月14日（情人节）向位于纽约曼哈顿的联邦法院正式起诉Costco，称Costco的行为侵犯了自己的“TIFFANY”注册商标权益，造成消费者混淆，而且构成伪造（counterfeiting）及不正当竞争行为， 需要赔偿Tiffany经济损失。
接到诉状后，Costco也赶紧应诉。对Tiffany提出的几个诉由，Costco的主要回应是：己方使用“Tiffany”字眼来描述钻戒符合美国联邦商标法的“公平使用（fair use）”原则，因为使用这个词的目的是为了形容消费者已经普遍熟悉的钻戒款式，并不是为了侵权原告商标，更不能算作伪造。同时，Costco称自己的消费者足够“聪明”，肯定知道它卖的不是Tiffany品牌的钻戒，而只是款式相近的无品牌平价产品，所以算不上能造成消费者混淆。
2015年，经过两年多的审理，主审的联邦法官Swain决定用“简易判决（summary judgment）”的方式判Tiffany胜诉。Swain法官认为，本案关键事实不存在任何真正意义上的争议 —— Costco的确在本店售卖的钻戒标牌上使用了Tiffany的注册文字商标，而且是在明知故犯的情况下这样做的（有证据显示Costco要求自己的钻戒供货商模仿Tiffany产品而生产了问题钻戒），因此，Costco的行为不仅构成了商标侵权，而且构成故意侵权和伪造，所以Tiffany应该获得赔偿。
所谓简易判决，是在美国联邦民事诉讼规则下法官可以不通过完整审判程序而直接裁定案件的一种方式。
按照规则，任何一方都有权在案件取证结束后30天之内要求法官作出简易判决。法官要先看案件双方是否对关键事实存在实质分歧，如果实质分歧存在，那么法官就不能作出简易判决，必须通过完整审判程序对事实分歧作出裁定；反之，法官可以根据法律直接对案件结果作出判决。
在确定原告胜诉之后，法院召集陪审团讨论赔偿金数额（因为赔偿金数额需要进行事实判定，所以需要陪审团决定）。结果，陪审团先是达成了Costco需赔付370万美元不当得利的结论，然后依据纽约州不正当竞争法又给出了825万美元罚金。但这还没完——Swain法官又根据被告故意侵权的事实结论而追加了数额为不当得利三倍的1100万美元三倍赔偿金（treble damages）。最终，在合计利息之后，初审法院判Costco赔偿原告2100万美元。
联邦初审法院的这个结果可谓是“又快又狠”。因为走了简易判决程序，所以法院没有耗时间展开完整的审判，只用了两年多的时间（2013-2015）作出判决，可谓“快”；因为原告不仅获赔直接经济损失（不当得利），而且几乎得到了法律允许的最大的惩罚性赔偿金，可谓“狠”。
如果案件到这里就结束了，那对于商标权利人来说真的是极大的利好消息。但是案件还没有结束。
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2017-2020

上诉庭：Costco卖的究竟是“蒂凡尼牌”还是“蒂凡尼式”钻戒？需经审判裁定。
Costco在接了初审法庭当头一棒后立刻向联邦第二巡回法庭上诉。经过近三年时间的审理，由三名上诉法官组成的上诉庭于上周一驳回了初审法庭的简易判决，并将本案重新送回初审庭交由陪审团作出事实裁定。
上诉庭上，双方争辩的焦点在于初审法院的简易判决是否得当。上文提到了，简易判决的前提是：双方在关键事实上不能有任何真正意义上的分歧。换句话说，如果双方在任何一个关键事实上有实际分歧，法庭就不能给出简易判决，必须走完整审判程序来作出事实裁定。这就是说，不论Costco的主张有多牵强，只要它给出了足够多的证据来支持其主张，法庭就必须慎重考虑简易判决是否得当。
第二巡回法庭认为本案的确存在很多关键事实上的实际分歧。以下是上诉庭关注的几点（这里先要说明的是，上诉庭认为本案存在关键事实上的实际分歧不代表上诉庭同意被告对事实的主张）。
首先，Costco的行为到底会不会造成消费者混淆？
对此， 上诉庭认为，不能仅仅通过Tiffany提交的几个消费者证词和一份专家报告就作出简易判决。一方面，Costco请了专家点出了Tiffany证据里的漏洞，另一方面，Costco也提出，消费者在购买钻戒这样的高价值商品时会更有辨识力，而Costco是基于自己顾客的辨识力而采取这样的营销手段的。比如说，Costco的平价钻戒和Tiffany的品牌钻戒价格差别大，而且会在收据和证书上写明供货商名称和Costco的信息。与之相比，Tiffany产品从来不在自己的专卖店外售卖，所有正牌产品都会配上Tiffany独特的蓝色包装和品牌钻石证书。在这样的情况下，消费者确实可能会轻易识别Costco售卖的钻戒不是Tiffany品牌钻戒。
然后，上诉庭也认为双方在Costco是否存在“公平使用”这一关键事实上存在实质分歧。
上诉庭认为，消费者对于“Tiffany”这个词的理解可能会有不同：一方面，Tiffany作为珠宝品牌确实是世人皆知的事实；但另一方面，随着时间的推移，“Tiffany”这个词也有可能渐渐退化成人们对六爪镶嵌钻戒的这一款式的代名词/泛称，而不只是原告的品牌名称（是“蒂芙尼式”钻戒，不是“蒂芙尼牌”钻戒）。
写在最后：美国商标侵权诉讼没有完美赢家
在民众看来，Tiffany花了七年的时间重新回到“起点”，着实有些不划算。但是商标侵权诉讼的确有风险，没有谁能保证胜诉。而且，目前案件只是驳回重审——接下来双方是否会谈判和解，重审后陪审团到底作出什么样的裁定，这些都还是未知数。
我们可以猜测的是，作为珠宝和奢侈品行业的百年老店，Tiffany绝不会容许自己的品牌价值被否认或者稀释，这一点一定会促使它一告到底。
对于被告来说，在美国被诉商标侵权不是天塌下来的事情。积极应诉、寻求法律支持是被告首先需要做的事情——官司是输是赢，还要打过才知道。尽管像Costco这样有实力陪打7年官司、初审输了还能上诉翻盘的被告少之又少，但如果被告完全不应诉、或者中途轻易放弃诉讼的话，不仅可能会导致原告自动胜诉，还有可能导致法庭按照法律最大允许范围给出天价判决。
最后，就本案涉及的联邦商标法原则来说，Costco提出的“公平使用（Fair Use)”原则被很多被告频繁引用，但它不是侵权者的灵丹妙药。若想成功运用这一辩护原则，被告不仅要在“侵权词语存在语义分歧”这一点作出大量举证，而且还要争取证明己方使用侵权词语时无侵权意图。对于本身没有固定侵权审查机制、经常跟风销售（跟卖）的小微型企业和个人商家来说，成功运用“公平使用”原则需要全面调查原告的商标使用史，并与被告的使用方法进行全方位的比对，而且往往还要开展详尽的消费者调查，确保消费者不会产生混淆——这些都需要商家在运营时步步小心，不要留人以把柄。
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|BY|
关于作者：袁伯乐律师有美国威斯康星大学法学院法学博士学位（J.D.）和天普大学新闻学硕士学位（M.J.)，持宾夕法尼亚州和威斯康星州律师执照。他深耕涉美商业合同、中国企业/企业家赴美创业、地产投资、中国企业家移民等业务。同时，他熟悉美国商标相关法律，了解中美企业跨境、跨文化品牌需求，可以提供联邦注册商标申请、保护及侵权诉讼等法律服务。
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