对在美有业务的中方企业来说，在中美贸易关系不稳定、知识产权纠纷频发的时期，妥善处理美国商标侵权纠纷、确保在美品牌经营的合法合规性，是当务之急、重中之重。然而，不少在美有业务的小微跨境企业（特别是跨境电商平台卖家）因为种种原因没有提前做好产品的近似商标查询及注册工作，为此遭到美方商标权利人的侵权诉讼，甚至刑事调查——不论美方侵权理由是否成立，中方必须积极应对，否则可能会面临法院缺席审判，从而自动宣布被告败诉，并很有可能导致中方在美资产冻结、业务全部中断的严重后果。
对此，我们整理了一些相关法律程序综合介绍，谨供第一次遭遇美国商标侵权纠纷的中方代表参考。
美国商标侵权法律纠纷都有哪些解决渠道？
解决美国商标侵权纠纷，最主要的渠道是民事诉讼（civil litigation）。
除民事诉讼之外，美国联邦和州政府也会对包含商标在内的伪造行为（counterfeiting）展开刑事调查。此外，和互联网域名有关的商标纠纷也可能不通过法院，而通过行政手段解决。
若选择民事诉讼，联邦法院和州民事法院都可以接受商标相关的诉讼立案，但联邦法院立案必须要当事人持有有效的联邦注册商标。换句话说，持有有效的联邦注册商标的当事人既可以选择在联邦法院立案，也可以选择在州法院立案，而没有联邦注册商标的当事人只能通过在州法院立案发起诉讼。
若选择通过联邦法院展开诉讼，商标权利人（原告）需证明什么？
若选择联邦商标侵权诉讼，当事人需证明如下几点：
  1. 原告拥有受法律保护、有效的商标权益；
  2. 被告在商业中使用了某一标识；
  3. 被告使用标识的行为侵害了原告的权益；
  4. 被告标识的使用已经导致（或者可能会导致）消费者混淆。
除此之外，联邦法律也允许一些驰名商标的持有者控告他人非法稀释或损害自己的品牌价值。
一旦展开联邦诉讼，原告在胜诉后可以得到什么样的结果？
商标侵权案的原告如能胜诉，一般可以获得两类处理结果。
第一种是法庭禁制令（injunction），即由法庭采取适当处罚行动，禁止被告继续侵权行为。常见的处罚行动包括禁止被告继续使用侵权标识、命令被告召回带有侵权标识的商品、命令被告公告侵权事实等等。
第二种是金钱赔偿（monetary damages），可能包括原告实际经济损失金额、被告不当得利金额。个别情况下，法庭有时也会判被告赔付双倍、甚至三倍赔偿金，有时也会判被告赔付原告律师费。
美国联邦商标侵权诉讼的大概程序是什么样的？
我们一般会将美国联邦法庭商标侵权诉讼分为三个阶段来介绍：
1. 起诉阶段 （Pleading）
在起诉阶段中，原告首先向法院提交起诉书（complaint），并通过适当方式将起诉书及法庭传票递送给被告（service of process）。被告接到传票后的21天内需正式回应。
被告有多种应诉方式。有时，被告可以直接就起诉书里的内容一一作答，向法院提交答诉书（answer）；有时，被告会选择质疑原告的法律依据，并向法庭提交撤诉动议（motion to dismiss）或者其他动议。
如果原告不按时应诉，原告将有权申请缺省判决（default judgment）并获得自动胜诉的机会。判决金额将由原告提议给法庭听证后决定。
需要注意的是，商标侵权诉讼的原告往往还会在诉讼早期要求法庭发布临时限制令（temporary restraining order, 简称TRO）或预先禁令（preliminary injunction）。通过这两种预先制裁被告的手段，原告可以有效地迫使其出庭应诉。制裁方式包括冻结被告资金，封锁被告的互联网域名或网店等等。TRO和预先禁令的门槛其实很高，但近年来中国跨境电商被告遭遇预先制裁的情况非常普遍。
2. 取证阶段 （Discovery）
联邦民事诉讼的取证方式有很多种。取证方可以要求对方回答书面质询、承认关键事实、披露书面证据和专家报告，或者允许现场取证。取证方也可以传唤证人当面接受口头质询，并记录证人口供（deposition）。
需要注意的是，取证阶段双方都有一定主动披露和配合取证的义务，但具体取证过程需当事人通过律师自己落实，法庭只会在存在纠纷时介入。鉴于取证的时间和金钱成本较高，这一阶段对诉讼双方的承受能力都是一个巨大的考验。
3. 审判阶段 （Trial）
美国商标侵权诉讼案的审判分为两种：法官审判或是陪审团审判。不是所有的案件当事人都可以选择陪审团审判——一般来说，只有在当事人主张对方直接就原告经济损失支付赔偿金的时候才有权要求陪审团审判，其他情况下案件只能由法官裁决（比如当事人要求法庭发布禁令处罚被告、或要被告上缴不法获利或支付版税等）。
一场美国联邦商标侵权案的完整周期大概有多长？
美国联邦商标侵权案的周期有长有短，视案情而定。起诉阶段案件进展很快，如果原告申请法院预先制裁，法院最短两个月左右就会解决。
但是，案件一旦进入取证阶段，时间可能会拖得很长。一场完整的官司打下来可能要花数年。我们见过不少两年之久的商标侵权诉讼仍然在处理取证纠纷的情况。
一旦遭遇联邦商标侵权诉讼，被告有哪些抗辩理由？
一般来说，被告有两类抗辩理由可以选择：一类是主张美国法庭判案通用的一些普通法抗辩原则，另一类是应用美国联邦商标成文法案（称为“兰哈姆法案”）下的法定抗辩理由。
普通法抗辩原则有原告懈怠（laches，原告不合理拖延）、原告默许（acquiescence，原告默许被告使用其商标）、原告出尔反尔（estoppel，原告事先同意，但被告使用商标后又反悔）等等。
兰哈姆法案下的法定抗辩理由包括：1）就原告商标合法性提出异议；2）主张己方率先使用争议标识；3）主张己方行为构成兰哈姆法案规定的“合理使用（fair use）”，等等。
除了提出上述抗辩理由之外，有的被告也会使用美国宪法第一修正案（言论自由权）来抗辩。这种情形常常见于喜剧艺人因戏虐模仿秀而被告侵权。
写在最后：中方卖家进入美国市场需小心商标侵权风险
一场商标使用纠纷看似很小，但它所带来的法律风险不可小觑。近年来，一些专事美国商标侵权追责的律师事务所代理了大量的商标权利人委托，正在密集调查中方企业及个人在美国电商平台上的侵权行为，并以“打包起诉”的方式在美国联邦法院频繁立案。
对此，中方应迅速联系律师积极应诉。如果您不幸卷入商标侵权纠纷，请发email至[email protected]联系笔者求助。
|BY|
关于作者：袁伯乐律师有美国威斯康星大学法学院法学博士学位（J.D.）和天普大学新闻学硕士学位（M.J.)，持宾夕法尼亚州和威斯康星州律师执照。他深耕涉美商业交易、中国企业/企业家赴美创业、美国地产投资、中国企业家移民（EB-1A/L-1A）等业务。同时，他熟悉美国商标及相关法律，也非常了解中美企业跨境、跨文化品牌需求，可以提供联邦注册商标申请、保护及侵权诉讼等法律服务。
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