5月4日,因新冠疫情影响,美国最高法院历史上第一次以电话形式审案听取案件口头辩论。抛开这一开先河的形式不说,案件本身其实非常值得一聊:它关乎商标,关乎网络域名保护,更关乎几乎所有互联网公司,甚至还关乎语言自由和法律之间的终极矛盾
该案就是:United States Patent and Trademark Office, et al., v. Booking.com B.V. (Case No. 19-46)(以下简称“Booking.com案”)。
BOOKING.COM案始末:为了一个域名,它和商标专利局把官司打到底了
本案原告Booking.com是一家美国酒店网上预订服务提供商。和很多互联网公司一样,“booking.com”既是它的互联网域名,又是它的公司名称,还是它的品牌名。 
和所有商家一样,Booking.com也想把自己的品牌和公司名注册成商标好好保护起来。于是,2011年至2012年间,Booking.com向美国联邦商标与专利局(以下简称USPTO)申请将“BOOKING.COM”注册成商标,但是被USPTO负责商标审核的初审律师直接“打脸”了。
(booking.com网站截图)
USPTO初审律师拒绝注册的原因归纳起来就是:BOOKING.COM这个标识只是把单词“booking(预订)”和网站域名后缀“.com” 组合起来,要么只是一个不可注册的“通用名称”(generic term,或译“泛称”),要么充其量是个尚未取得“第二含义”的描述型商标,所以不具备商标注册资格。
这里要提一下,“通用名称不可注册”这一规则有两个原理:一是因为商品泛称难以用来区分商家及商品;二是为了防止投机者抢注惯用名词,造成语言垄断。
注:美国商标法按照商标的显著性(distinctiveness)把商标分为五个等级,最低一级就是“通用名称(generic term)”,基本不可注册;其次是“描述型商标(discriptive mark)”,一般不能注册,除非商标已经投入市场使用,而且经过品牌营销在消费者眼中获得了独特的意义(即是所谓“第二含义”)。下文会对这五个等级进行更全面的分析。
Booking.com赶紧向美国商标审理及上诉委员会(简称TTAB)上诉,但TTAB审核后维持原判。这一点倒是不算意外:TTAB在审理商标案时参考的事实和法律依据和初审律师一摸一样,所以基本只要初审律师没有出框,在TTAB这一级翻案很难。
TTAB的裁定一出,指望行政机关审核是没望了。Booking.com的下一步是到美国联邦法院起诉USPTO。这一次,商家提前准备了大量消费者问卷调查,结果显示74.8%的消费者不把BOOKING.COM当作个泛称,能够把BOOKING.COM和Booking.com独特的网站及其网上预订服务直接联系起来。根据这一证据,维吉尼亚州东区联邦法院一审宣告Booking.com胜诉
USPTO不服一审判决并上诉,但联邦第四巡回法院会审后维持一审判决,USPTO只得立刻向美国最高法院申请最终裁决。于是就有了5月4日美国最高法院历史第一次电话辩论
USPTO主张:通用名称无论如何都不应具有注册资格。
5月4日的高院争锋在万种瞩目下以电话会议的形式开始了。
USPTO一方主张:通用名称(generic term)不可被注册成商标,这一点不应留有商量的余地,而“通用名称+网络域名后缀”的组合模式不应改变其不可注册的本质。对此,USPTO的主要法律依据是1888年美国最高法院审理的Goodyear’s India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U.S. 598 (1888)一案(以下简称“Goodyear案”)。该案中,最高法院认为在通用名词后加“Inc”、“company”这样的描述性后缀不能把通用名词或者描述型称谓变为独特的、可注册的商标。
USPTO代理律师强调,自Goodyear案先例以来,像“wine(红酒)”、“cotton(棉花)”、“grain(粮食)”这样约定俗成的产品泛称便不可被注册成商标。就算商家想加个后缀注册像“红酒公司(Wine Co.)”这样的商标,法庭也应该认清其通用名称的本质。本案里,Booking.com仅仅是在“booking”这一常用单词后面加了一个指代“公司”的网路域名后缀“.com”,这样做和拿“BOOKING INC.”去注册商标没有本质的区别,所以,USPTO不予注册是对的。
(换句话说,就是不论穿不穿马甲,王八都是王八。)
USPTO律师进一步强调,如果对Booking.com的做法放任自流,投机取巧者会靠抢注、垄断常用词语作为商标来牟利,影响大家的日常生活和商业发展。(这一点也是得到了不少大法官的关注。)
除此之外,USPTO一方也提到,互联网域名(domain name)本身具有排他性——一经抢注,他人不可重复注册。因此,只要Booking.com维护好自己的域名,它的商业利益已经得到了很好的保护,而且商家还可以通过不正当竞争法途径维权,即便不能注册商标也无伤大雅。
Booking.com主张:《兰哈姆法案》框架下,消费者对品牌的认知才是王道。
Booking.com一方提出了三个针锋相对的观点,总结起来一句话:消费者对品牌的认知才是王道。
第一:在现行的联邦商标法——《兰哈姆法案》框架下,商标到底算不算通用名称,应该以消费者的理解为主。Booking.com代理律师特地指出兰哈姆法案(Lanham Act)中对“已注册商标是否已经降级为通用名称”这一问题的评判标准。该标准规定:“已注册商标是否已经变成商品或服务的泛称... 应依照注册商标对相关大众群体的主要意义,而不是购买者动机来评判。(The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used.)” (参考15 U.S.C. 1064。)
换句话说,不管词语本身有多普通、常用,只要商家能通过足够的营销和品牌经营,让消费者能够把这一词语和自己独特的商品或者服务直接联系起来,让消费者看到商标就能首先想到这一商家的独特商品或者服务,那么这一商家就应该获得商标注册权。
第二:USPTO所依赖的“Goodyear案”距今已有超过130余年历史,而兰哈姆法案订立于该案之后 —— 二者冲突的情况下,应以后者为准一个是1888年的法院判案先例,另一个是1946年国会通过的成文法,按照美国法律体系,后者绝对凌驾于前者之上。就算Goodyear案留下了“通用名称+后缀不可注册”的规则,这一规则也早就被兰哈姆法案的成文法标准所推翻、取代。
Booking.com代理律师特地指出:自兰哈姆法案订立之后,“通用名+修饰性前后缀”的商标不胜枚举,例如美国著名的容器品牌“THE CONTAINER STORE”,还有广告随处可见的订花服务拼盘“1-800-FLOWERS”,甚至还有和Booking.com十分相像的 “COOKING.COM”、“DATING.COM”、以及 “TICKETS.COM”、“WEATHER.COM”(知名天气预报网站)等等。如果这些商标都能注册,为什么BOOKING.COM不能?
第三:从政策层面来说,Booking.com认为《兰哈姆法案》旨在一边保护消费者免于混淆之苦,一边鼓励商家经营品牌,打造市场。只要商家通过市场营销和品牌经营使自己的品牌深入人心,消费者看到它这不会想到别家商品或者服务,那么政府就应该允许商家把品牌注册成商标。
除此之外,Booking.com也反击了USPTO的域名保护论,它坚持:网络域名不能提供完善的品牌保护。尽管“booking.com”这一固定组合是唯一的,但别人还是可以抢注形似词语的域名以混淆视听、迷惑消费者。换句话说,Booking.com这家公司花了大量的金钱和其他资源用来宣传booking.com这一域名,但倘若竞争者抢注了形式相似的域名(例如booking.me),消费者一不小心“进错了店”,Booking.com在营销上花的钱等于是给他人做了嫁衣,最终受到损失。
该案定于美国最高法院本工作季结束前(2020年6月内)宣判。
案件的深层意义:美国商标法能不能与时俱进,进一步为互联网域名提供法律保障?
根据以上USPTO和Booking.com双方的观点总结,不难看出目前美国商标法对于“泛称/通用名称+网络域名后缀”式商标的可注册性还有不少可商榷余地。
让我们不妨回到起点:为什么Booking.com要花这么大周章去把一个网络域名注册成商标?
首先,网络域名也算是商家无形资产之一,但现有的法律体系对网络域名的保护仅仅体现在注册商家和域名供应平台之间的契约关系以及不平等竞争法诉讼两个渠道上。运营网站的商家在保护域名资产上没有可以制约竞争对手的法律工具。正如Booking.com代理律师提到过的:投机者可以开一家店名叫做“Booking.com”的实体店以此迷惑消费者,这无疑会损害原有网站的商业利益。
另一方面,美国现行商标法对文字商标的取舍关键在于“显著性(distinctiveness,或称独特性)”。词典里都能查得到的泛称不可注册,而商家自创的新词可以。换句话说,越是标新立异的词语,越容易注册。按照这一标准,文字商标可以由弱到强分为如下五个等级:
  • 最弱:Generic Marks 通用名称/泛称型商标,例如——
    • “videotape(录像带)”(最早注册为商标,后来降级成通用名称)
    • “dry ice(干冰)“
      (最早注册为商标,后来降级成通用名称)
    • “Aspirin(阿司匹林)”(在美国已经降级为通用名称)
  • 弱:Descriptive Marks 描述型商标,只有在取得“第二含义”之后才能注册,例如——
    • 注册成功:SHARP(夏普,原义为“清晰”,属电视显示屏描述性词汇)
    • 注册不成功:hot buffalo wings(产品描述)/Thompson’s(人名)/Beijing duck(地名)
  • 中:Suggestive Marks 暗示型商标,例如MICROSOFT
  • 强:Arbitrary Marks 随意型商标,例如APPLE
  • 最强:Fanciful Marks 臆造型商标,例如GOOGLE/KODAK
然而,以显著性为标准的现行商标注册规则对
靠使用常用词作域名来实现最大点击量
的互联网企业不太友好。除了BOOKING.COM之外,以常用词为域名的商家群体非常庞大,而且其中不少都在提高品牌认知度,宣传自己域名上下了血本,自然需要法律保护。

另一方面,USPTO关于
语言垄断
的担忧不无道理,但USPTO确实在实际行动中没少砸自己的腿,这些年同意注册的“通用名+域名后缀”式商标不胜枚举。法律规则尚在,但执行机关反复无常,确实会令商家困惑沮丧。

简而言之,在大众青睐简单域名的背景下,“通用名称+网络域名后缀”式商标或井喷。
—— 完 ——
5月4日Booking.com案电话辩论全文笔录链接如下:
https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/2019/19-46_6647.pdf
写在最后
作为法律从业者,笔者还有几点实务观察:
  • 美国最高法院大法官们明显对第一次电话辩论这一历史时刻准备十分充分,而且劲头十足。就连公认在口头辩论环节缄言少语到极致的大法官克拉伦斯·托马斯(Justice Clarence Thomas)也连珠炮似的问了好多个问题(自1991年就职以来,托马斯大法官在2400场口头辩论里只提了32个问题!)。
  • USPTO代理律师为美国政府司法部律师Erica Ross,斯坦福大学法学院毕业,曾任最高法院大法官埃琳娜·卡根(Elena Kegan)助理,在私人律所专司上诉案数年后跳槽去了美国司法部负责上诉案。
  • Booking.com代理律师为Williams & Connolly律所的首席上诉律师Lisa Blatt,据律所网站介绍,她曾在最高法院辩论40场,赢下36场!
  • 消费者问卷调查(consumer survey)是《兰哈姆法案》框架下商标可注册性测试的常用佐证。在BOOKING.COM一案中,商家聘请的问卷专家选用了从没有被任何商家或品牌使用过的互联网域名washingmachine.com(洗衣机.com)作为参考组。结果显示,只有30%的消费者看到washingmachine.com会联想到某个商家或品牌,而74.8%的消费者看到booking.com会立刻联想到Booking.com这一品牌。
|BY|
关于作者:袁伯乐律师有美国威斯康星大学法学院法学博士学位(J.D.)和天普大学新闻学硕士学位(M.J.),持宾夕法尼亚州和威斯康星州律师执照。他深耕涉美商业合同、中国企业/企业家赴美创业、地产投资、中国企业家移民(EB-1A/L-1A)等业务。
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